Последние тенденции в судебной практике рассмотрения дел по вопросам интеллектуальной собственности

Вопросы соблюдения прав на товарные знаки при ввозе товаров в РФ в последней судебной практике и связанная с ними проблема «параллельного импорта»

Е. Тиллинг

партнер, руководитель практики

по интеллектуальной собственности компании Goltsblat BLP

Вопросы, связанные с соблюдением прав на товарные знаки при ввозе товаров на территорию РФ, являются одними из наиболее актуальных для компаний, стремящихся выйти на российский рынок. В этой связи особый интерес вызывают складывающиеся в судебной практике тенденции изменения подхода к применению норм об ответственности за нарушение исключительных прав правообладателей.

До недавнего времени суды твердо стояли на позиции, согласно которой ввоз товаров на территорию РФ является самостоятельным способом использования товарного знака, и если такой ввоз совершался без разрешения правообладателя или неуполномоченным импортером, то он подлежал пресечению даже в том случае, если ввозились товары, при производстве которых товарный знак был нанесен правомерно.

Эта позиция основана на положениях гражданского законодательства, когда на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признается исключительное право. Данное исключительное право, являясь так называемой легальной монополией, позволяет правообладателю по своему усмотрению использовать результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и запрещать или разрешать другим лицам их использование. При этом отсутствие запрета не считается согласием. Переход права собственности на вещь не влечет перехода или предоставления прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Таким образом, при разрешении гражданско-правовых споров, связанных с несанкционированным правообладателем ввозом товаров на территорию РФ, для судов решающее значение имеет факт наличия согласия правообладателя на введение товаров в гражданский оборот на территории РФ, в частности, выраженный в лицензионном договоре. Одновременно с этим, если товар ввозится для продажи через официальных дистрибьюторов, то такие действия считаются законными, несмотря на то, что у дистрибьюторов отсутствует лицензионный договор с правообладателем.

В случае же, если товар ввозится не правообладателем, не по договору с правообладателем или без его согласия, действия импортера считаются противоправными вне зависимости от того, были ли нарушены права правообладателя при производстве или отчуждении товара за пределами РФ, что прямо следует из ст. 1484 ГК РФ.

Таким образом, с точки зрения гражданско-правовых норм отсутствие согласия правообладателя товарного знака на ввоз товара, пусть даже правомерно маркированного товарным знаком и выпущенного в гражданский оборот за пределами РФ, считается нарушением исключительных прав правообладателя.

Несомненно, исключительные права на товарный знак, которые имеют территориальный характер, предоставляют возможность их обладателю выводить на рынок товар под этим товарным знаком. Но с другой стороны, правообладателю с точки зрения экономической целесообразности не должны быть предоставлены полномочия по контролю за дальнейшим продвижением товара на рынке.

В этой связи в целях обеспечения баланса интересов правообладателя и прав других лиц законодательством РФ установлен принцип исчерпания исключительного права на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ). Этот принцип подразумевает, что законный правообладатель не имеет права запрещать использование товарного знака третьими лицами, если соответствующие товары были введены в гражданский оборот на территории России им самим или с его согласия.

Известно, что в доктрине и судебной практике сформулированы два основных принципа (режима) исчерпания исключительных прав: национальный и международный. Суть национального принципа исчерпания прав заключается в том, что исключительные права правообладателя на товарный знак признают исчерпанными при введении соответствующего товара в оборот внутри государства. Если же исчерпание прав признается независимо от территориального аспекта, т. е. независимо от того факта, где, в каком государстве произошло введение таких товаров в оборот, речь идет о международном принципе исчерпания прав. В России действует национальный принцип исчерпания прав.

Для возникновения исчерпания прав законодатель предусмотрел необходимое условие – введение в гражданский оборот товаров, маркированных товарными знаками, должно быть осуществлено самим правообладателем либо должно сопровождаться обязательным его согласием. Это условие также вытекает из обозначенного выше территориального характера действия исключительных прав.

Вместе с тем противоречия между территориальным характером действия исключительных прав и международным характером экономики с выдвигаемыми ею требованиями свободного перемещения товаров дали почву для возникновения проблемы так называемого «параллельного импорта».

Понятие «параллельного импорта» товаров относят к товарам, законным образом произведенным, в том числе правомерно введенным в оборот либо в стране происхождения либо на территории иностранного государства, и которые затем импортируются в другие страны, как правило, по каналам, параллельным с развитой официальной дистрибьюторской сетью.

Однако у правообладателей исключительных прав возникают вопросы: всегда ли параллельный импорт носит законный характер и можно ли воспрепятствовать несанкционированному ввозу товаров, прибегнув к исключительным правам, в содержание которых входит правомочие запрета третьим лицам использовать товарные знаки, в том числе осуществлять ввоз товаров, маркированных товарными знаками, в страну?

Сложившаяся практика параллельного импорта в РФ свидетельствует о том, что параллельные импортеры при ввозе товара на территорию Российской Федерации часто используют различные «серые» схемы, чтобы получить ценовые конкурентные преимущества, снижая, таким образом, собственные издержки. Параллельных импортеров справедливо называют «серыми» импортерами не только потому, что они нарушают права на интеллектуальную собственность, но и потому, что они не следуют обычным и прозрачным правилам ведения бизнеса, а либо умышленно нарушают действующие законы, либо злоупотребляют пробелами в законодательстве.

В частности, согласно информации таможенных и правоохранительных органов, параллельные импортеры в большинстве случаев недостоверно декларируют товары (занижают их таможенную стоимость, используют заведомо неверные таможенные коды либо просто заявляют заниженное количество/вес товаров). Они во многих случаях используют фирмы-«однодневки», многочисленные фирмы-посредники, а иногда и просто фиктивных лиц с целью ухода от уплаты налогов и сборов. Кроме того, параллельные импортеры очень часто либо незаконно уходят от сертификации товаров, либо используют неточности законодательства, чтобы не проводить ее.

На примере автомобильной отрасли можно констатировать, что ввозимые параллельными импортерами автотранспортные средства не получают российского «одобрения типа транспортного средства», хотя при этом также выпускаются на дороги общего пользования. И разумеется, из-за «серых» импортеров несут убытки сами автопроизводители, их лицензиаты и официальные дилеры, которые регулярно вкладывают крупные суммы в исследование рынка, рекламу, развитие дилерских и сервисных сетей, в то время как «неофициалы» работают на готовой инфраструктуре.

В целях пресечения несанкционированного ввоза товаров и защиты прав правообладателей в 2003 г. Федеральная таможенная служба РФ создала Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Правообладатели могут по своему желанию внести в него принадлежащие им товарные знаки, а также указать в нем уполномоченных ими импортеров, имеющих согласие правообладателя на введение товаров в гражданский оборот[3].

В том случае, когда импортеры, не указанные в реестре, пытаются ввезти в РФ продукцию, маркированную соответствующим товарным знаком, таможня должна предпринять меры по приостановлению выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, т. е. задержать товар и сообщить об этом правообладателю.

Таможенный реестр является эффективным средством пресечения ввоза в Россию контрафактной продукции. Это во многом обусловлено тем, что основным определяющим фактором, с помощью которого на начальном этапе выявляется контрафактный товар при его ввозе на территорию РФ, является отсутствие импортера в списке уполномоченных импортеров Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.

Отметим, что обозначенные меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, не применяются таможенными органами в отношении товаров, маркированных товарными знаками, которые ввозятся физическими лицами или пересылаются в международных почтовых отправлениях в незначительном количестве, если такие товары предназначены для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Действия таможни по такому приостановлению выпуска товаров относятся к административной процедуре. За нарушение, установленное в рамках этой процедуры, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, на основании ст. 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Решение о привлечении нарушителя к административной ответственности принимается судом на основании заявления, поданного соответствующим таможенным органом.

До недавнего времени указанная административная процедура представлялась весьма эффективной для пресечения «параллельного импорта», в том числе в силу оперативного реагирования таможни на обращение правообладателя и возможности таким образом «отловить» несанкционированный к ввозу товар еще на границе и предпринять законные меры к его конфискации. И суды, рассматривая обращения таможенных органов, руководствовались обозначенным выше правилом, что ввоз товаров на территорию РФ является самостоятельным способом использования товарного знака, и если такой ввоз совершался без разрешения правообладателя или неуполномоченным импортером, то он подлежал пресечению даже в том случае, когда ввозились товары, при производстве которых товарный знак был нанесен правомерно.

Между тем в феврале этого года ВАС РФ рассмотрел в порядке надзора дело по факту несанкционированного ввоза в страну компанией «Генезис», не являющейся официальным дилером Porsche, автомобиля Porsche Cayenne S, находящегося в непригодном к эксплуатации состоянии[4]. Это дело явилось судебным прецедентом, изменившим подход судебных органов к рассмотрению заявлений таможенных органов о применении административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

ООО «Порше Руссланд», владеющее лицензией на использование в России товарных знаков Porsche и Cayenne, обратилось в Центральную акцизную таможню с заявлением о нарушении права на товарные знаки. Таможня, в свою очередь, обратилась в Арбитражный суд Москвы, который вынес решение о привлечении компании «Генезис» к административной ответственности в виде штрафа и конфискации автомобиля. Впоследствии ООО «Генезис» подало жалобу в ВАС РФ, который отменил решение низших судов и признал конфискацию незаконной на основании того, что продукция не являлась контрафактом. Суд указал на то, что автомобиль марки Porsche Cayenne S выпущен правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержит признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем за его ввоз на территорию РФ компания «Генезис» не может быть привлечена к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Аналогичным образом было разрешено дело по факту ввоза автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками Honda и Nissan. Так, 10 сентября 2008 г. Арбитражный суд г. Москвы своим решением отказал Выборгской таможне в удовлетворении требований к российской компании о конфискации автозапчастей, которые были ввезены в РФ неуполномоченным импортером японских производителей[5]. Таможенники и официальные дистрибьюторы японских компаний в России решили, что российская компания незаконно использует товарные знаки, которыми маркирован ввозимый товар. В марте 2008 г. таможня изъяла товар и обратилась в суд, требуя привлечь российскую компанию к ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ.

В суде представителям российской компании удалось доказать, что ввозимые автозапчасти являются подлинными товарами японских компаний, и суд решил, что конфисковывать можно только контрафактные товары. Судья сослался на ст. 1515 ГК РФ, которая говорит о незаконном использовании товарного знака именно в отношении контрафактных товаров. А поскольку в данном случае ввозились оригинальные запчасти, т. е. товарные знаки были размещены на них правомерно, суд решил, что ввоз таких товаров не может считаться нарушением. Суды вышестоящих инстанций оставили указанное судебное решение в силе[6].

В частности, суд апелляционной инстанции сослался на обозначенный выше подход ВАС РФ к разрешению подобных дел, который, по его мнению, основан на принципе баланса частных и публичных интересов, соблюдение которого требует ограничения распространения норм публично-правовой ответственности, в том числе административной, на область гражданско-правовых деликтов, к категории которых относится и нарушение права на товарный знак. Реализация данного принципа подразумевает необходимость установления административной ответственности только за деяния, представляющие угрозу публичным интересам, поскольку объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, образует лишь такое нарушение права на товарный знак, которое связано с оборотом контрафактных товаров, этикеток, упаковки товаров, а также содержит объективные признаки угрозы публичным интересам.

Таким образом, суды заняли позицию, что административно-правовая ответственность, предусмотренная ст. 14.10 КоАП РФ, не применяется в отношении действий по ввозу товаров, которые не являются контрафактными по смыслу ст. 1515 ГК РФ, а именно – товаров, на которых товарных знак был законно размещен самим правообладателем, несмотря на то, что сам ввоз этих товаров не был санкционирован правообладателем.

Между тем наличие обозначенных судебных прецедентов не может явиться препятствием для правообладателя товарных знаков к самостоятельному обращению за защитой своих исключительных прав в суд в порядке гражданской процедуры в целях применения к нарушителю гражданско-правовой ответственности за несанкционированный ввоз товаров на территорию РФ. Несмотря на то что по сравнению с рассмотрением дел в административном порядке дела в судах рассматриваются значительно дольше, следует признать, что на данном этапе гражданско-правовая процедура может стать весьма эффективным средством пресечения параллельного импорта товаров. Таким образом, правообладатель сможет воспрепятствовать несанкционированному ввозу товаров, прибегнув к исключительным правам, в содержание которых входит правомочие запрета на использование третьими лицами товарных знаков, в том числе на ввоз в страну товаров, маркированных товарными знаками.

В связи с последними судебными прецедентами вопросы, связанные с проблемой параллельного импорта, очень живо обсуждаются в бизнес-сообществе. Порой высказываются диаметрально противоположные мнения по поводу необходимости разрешать эту проблему на законодательном уровне.

Между тем на формирование судебной практики в той или иной степени влияет развитие рыночных отношений, поэтому на данном этапе рано говорить о том, что приведенная выше позиция судов является устоявшейся. Более того, разрешение каждого отдельного дела зависит от конкретных фактических обстоятельств и имеющихся доказательств.

Фирменное наименование юридического лица – надо ли вносить изменения?

Е. Тиллинг,

партнер, руководитель практики

по интеллектуальной собственности

компании Goltsblat BLP

Первого января 2008 г. вступила в силу четвертая часть ГК РФ, которая посвящена правовому регулированию отношений в сфере интеллектуальной собственности.

Основной особенностью принятого законодательного акта является полное сосредоточение в части 4 ГК РФ всего законодательства об интеллектуальной собственности в Российской Федерации, чему предшествовала автоматическая отмена шести ранее действовавших федеральных законов об отдельных ее объектах. Новая часть кодекса состоит из одного раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». При этом в структуре этого раздела ГК РФ сохранилось деление на следующие виды права:

• авторское право (гл. 70) и смежные с ним права (гл. 71);

• патентное право (гл. 72);

• право на селекционное достижение (гл. 73);

• право на топологию интегральной микросхемы (гл. 74);

• права на средства индивидуализации (гл. 76).

К перечню средств индивидуализации товаров, работ, услуг и предприятий помимо уже известных (товарный знак, знак обслуживания и место происхождения товара) добавились следующие:

• фирменное наименование (ст. 1473–1476);

• коммерческое обозначение (ст. 1538–1541).

Новый закон содержит ряд новелл, порядок применения которых на данном этапе порой невозможно соотнести с ранее действовавшей практикой. В настоящей статье мы поговорим о фирменном наименовании. В отношении него введены новые требования, несоответствие которым делает необходимым внесение соответствующих изменений в учредительные документы коммерческих организаций.

Фирменное наименование – это разновидность средств индивидуализации юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Под этим наименованием юридические лица приобретают и осуществляют свои права и обязанности, ведут основанную на законе деятельность, выступают истцом и ответчиком в суде (арбитраже). Главное назначение фирменного наименования – индивидуализировать участника гражданского оборота среди других лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Такая способность к индивидуализации предполагает наличие законодательно установленных требований, обязательных по отношению к фирменным наименованиям. Отметим, что исключительное право на фирменное наименование в силу ст. 54 ГК РФ возникает лишь у коммерческих организаций. Между тем некоммерческие организации, которые в соответствии со своими уставными документами осуществляют предпринимательскую деятельность, могут также зарегистрировать фирменные наименования.

Исключительное право на фирменное наименование возникает с момента регистрации юридического лица, т. е. с даты включения его в ЕГРЮЛ.

Часть 4 ГК РФ содержит перечень условий, которым должно отвечать фирменное наименование коммерческой организации, и вводит ограничения на включение в фирменное наименование определенных элементов. Так, в фирменное наименование юридического лица не могут включаться:

• полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;

• полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

• полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций;

• полные или сокращенные наименования общественных объединений;

• обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

В отношении государственных унитарных предприятий установлено исключение из этого правила: в их наименованиях может содержаться указание на принадлежность такого предприятия Российской Федерации или субъекту Российской Федерации.

Включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению Правительства РФ, если более 75 % акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации. При этом такое разрешение выдается без указания срока его действия и может быть отозвано в случае прекращения обстоятельств, в силу которых оно было выдано. Порядок выдачи и отзыва разрешений устанавливается законом. В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, акционерное общество обязано в течение трех месяцев внести соответствующие изменения в свой устав[7].

Все организации, чьи фирменные наименования (согласно ЕГРЮЛ) не соответствуют ГК РФ, обязаны, начиная с 1 января 2008 г. при первом же изменении учредительных документов поменять также и свое название: привести его в соответствие с новыми нормами. Это прямо указано в ст. 14 Вводного закона[8]. Отметим, что Вводным законом внесены также соответствующие изменения в части фирменных наименований в законы об акционерных обществах[9] и обществах с ограниченной ответственностью[10], в Закон о государственных предприятиях[11] и Закон о банковской деятельности[12].

При этом конкретные сроки для приведения фирменных наименований в соответствие с новыми требованиями законом не установлены. По общему правилу налоговые органы попросту не зарегистрируют изменения в учредительные документы (не внесут соответствующую запись в ЕГРЮЛ) без изменения наименования компании. Отметим, что указанные требования не должны касаться случаев внесения в ЕГРЮЛ записей, не связанных с изменением учредительных документов, – например, когда меняется генеральный директор. Кроме того, юридическому лицу не может быть отказано в государственной регистрации на основании несоответствия фирменного наименования нормам ГК РФ.

Между тем у налоговых органов имеется и другой механизм воздействия. Так, согласно п. 5 ст. 1473 ГК РФ, налоговый орган вправе обратиться в суд с иском к такой коммерческой организации о понуждении ее к изменению фирменного наименования. Но не во всех случаях, а только если фирменное наименование не соответствует требованиям пп. 3 и 4 ст. 1473 ГК РФ, а именно:

• при нарушении правил, касающихся употребления русских и иноязычных фирменных наименований, а также соответствующих транслитераций (п. 3 ст. 1473 ГК РФ);

• при употреблении в фирменном наименовании запрещенных законом терминов, перечисленных в п. 4 ст. 1473 ГК РФ.

Таким образом, налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, имеет право предпринять собственные шаги, не дожидаясь, пока организация со словом «Россия» в фирменном наименовании изъявит желание изменить свои учредительные документы. Поэтому риск принудительного переименования в описанной ситуации остается в любом случае.

В связи с установленными ограничениями уже возник ряд серьезных практических вопросов. В частности, как определить степень «производности» слов от полных или сокращенных официальных наименований Российской Федерации, а главное – иностранных государств. Так, под прямой запрет попало употребление официальных наименований иностранных государств, т. е. из фирменного наименования подлежат исключению слова «Австрия», «Германия» и др.

Попытку внести ясность сделали высшие судебные инстанции, отразив подход к разрешению этого вопроса в совместном постановлении[13].

Суды указали на то, что под словами, производными от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», в смысле положений п. 4 ст. 1473 ГК РФ следует понимать в том числе слово «российский» (и производные от него как на русском языке, так и на иностранных языках в русской транскрипции), но не слово «русский» (и производные от него).

Таким образом, суды разъяснили, что под законодательные ограничения подпадает употребление любых транслитераций слова «Россия» с иностранных языков, например, «Раша» (от «Russia»). Но как в данном случае быть со словом «Рашен» от английского «Russian», которое можно перевести и как «русский», и как «российский»? Первый вариант перевода в отличие от второго, очевидно, под ограничение не подпадает. Представляется, что в данном случае определяющим фактором является направленность деятельности компании и возможность в этой связи перевести данную часть фирменного наименования не как «российский», а именно как «русский».

Не исключено, что существующая формулировка нормы дает расширительное толкование содержащихся в ней положений, что говорит о возможности возникновения злоупотреблений со стороны налоговых органов.

Здесь также стоит обратить внимание на предусмотренное новой нормой ограничение на включение в фирменное наименование юридических лиц полных или сокращенных наименований международных и межправительственных организаций. Данное ограничение делает невозможным использование в фирменном наименовании слов «Содружество независимых государств» «СНГ». Несмотря на то что статус СНГ является достаточно спорным с точки зрения международного публичного права, высшие судебные инстанции в обозначенном выше Постановлении четко разъяснили, что аббревиатура СНГ не может включаться в фирменное наименование юридического лица[14].

Что же касается юридических лиц, созданных в соответствии с иностранным законодательством, риск их принудительного переименования проявляется в меньшей степени. Согласно ст. 1202 ГК РФ, требования к наименованию юридического лица определяются его личным законом, т. е. правом государства, где оно было учреждено. Таким образом, при рассмотрении возможного иска налогового органа суд будет вынужден решить коллизионный вопрос в пользу права данного иностранного государства, которое может предусматривать совершенно иные требования к наименованию юридического лица. Например, юридическое лицо может иметь разрешение своего государства на использование его названия в составе фирменного наименования. Данные обстоятельства снижают степень риска.

Также необходимо учесть, что в силу п. 4 ст. 54 ГК РФ, п. 1 ст. 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией. Наименования некоммерческих организаций (ст. 4 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части 4 ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ. В этой связи правила, предусмотренные ст. 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся в п. 4 этой статьи, на некоммерческие организации не распространяются. Данное обстоятельство также отмечено судами в совместном постановлении.

Главной же новеллой ГК РФ в части фирменного наименования остается вновь установленный порядок осуществления исключительного права на него. Исключительное право на фирменное наименование ограничивается только двумя правомочиями:

• правом владения (п. 1 ст. 1473 ГК РФ);

• правом пользования (п. 1 ст. 1474 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается (п. 2 ст. 1474 ГК РФ). Это означает запрет на любое предоставление своего фирменного наименования другому лицу, в том числе в рамках договора франчайзинга. Эти изменения коснулись договоров, заключенных в 2008 г.

Любой правообладатель может потребовать от других лиц прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем (п. 4 ст. 1474 ГК РФ).

При этом правообладатель также вправе требовать от нарушителя возмещения ему причиненных убытков. Но это право возникает у правообладателя только в том случае, если его фирменное наименование было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование нарушителя (п. 3 ст. 1474 ГК РФ).

Мы со своей стороны видим определенные сложности применения ряда новых положений Гражданского кодекса. Как отреагируют на новый закон бизнес и судебная практика, покажет время.

Cоотношение прав на фирменное наименование и товарный знак в свете применения судами норм части 4 ГК РФ

И. Чубукова, юрист

В. Лощилин, помощник юриста,

практика по интеллектуальной собственности

компании Goltsblat BLP

Фирменное наименование – имя компании, которое позволяет потребителю и контрагентам выделить ее из сотен тысяч других юридических лиц. Равно как и товарный знак, фирменное наименование может обладать высокой различительной способностью, обзаводиться определенной репутацией на рынке и, соответственно, индивидуализировать компанию, его носящую.

Право на фирменное наименование как средство индивидуализации в России существует и законодательно охраняется достаточно давно. Так, действовавшее до вступления в силу части 4 ГК РФ Положение о фирме 1927 г. устанавливало, что всякий, кто обладает правом на фирму, может требовать в судебном порядке прекращения пользования тождественной или сходной фирмой со стороны других лиц, а равно возмещения убытков, причиненных таким пользованием, поскольку у него право на фирму возникло раньше других и поскольку вследствие тождества или сходства фирм возникает возможность их смешения[15].

Право на фирму, как было указано в Положении о фирме, возникало с момента, когда фактически начиналось пользование фирмой. При этом под пользованием фирмой Положение понимало, в частности, использование фирменного наименования.

Нормы части первой ГК РФ, в противовес ставшему достоянием истории Положению о фирме, установили, что право на фирменное наименование возникает с момента регистрации юридического лица. По такому же пути шла и судебная практика[16]. Вместе с тем в связи с нечетким законодательным регулированием право на существование имели оба подхода, определяющие момент возникновения прав на фирму.

Четвертая часть ГК РФ внесла уточнения и несколько упростила решение этого вопроса.

Прежде всего прекратило свое действие Положение о фирме 1927 г., что исключило противоречие относительно даты возникновения права на фирменное наименование[17]. Так, данное право, очевидно, возникает в связи с регистрацией юридического лица в ЕГРЮЛ. При этом для фирменного наименования никакой дополнительной регистрации не требуется[18].

Говоря о соотношении прав на фирменное наименование с правами на иные средства индивидуализации, необходимо обратить внимание на следующее. Помимо нормы о неправомерности использования чужого фирменного наименования (которая, по сути, воспроизводит соответствующую норму Положения о фирме[19]) часть 4 ГК РФ содержит ряд норм о соотношении фирменных наименований и товарных знаков. Ранее данный вопрос ни в Законе о товарных знаках[20], ни в иных нормативных актах разрешен не был.

Следует отметить, что в силу нормы п. 8 ст. 1483 ГК РФ в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или его отдельным элементом в том случае, если они заявлены на регистрацию в отношении однородных товаров или услуг, для которых фирменное наименование уже используется.

Как показывает практика, должностные лица Роспатента при проведении экспертизы заявки на товарный знак до вступления в силу части 4 ГК РФ не обращались к базам данных налоговых органов, так как это не было вменено им в обязанность. Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания[21] не предусмотрено полномочие эксперта проводить экспертизу на сходство заявленного обозначения с фирменными наименованиями зарегистрированных в РФ юридических лиц. Поэтому эксперты делают это достаточно неохотно и редко, несмотря на вступление новых норм в силу и общедоступный характер сведений о фирменных наименованиях.

Однако, даже если бы такая экспертиза проводилась, Роспатент в любом случае не смог бы проверить, используются ли противопоставленные фирменные наименования в отношении товаров, однородных тем, для которых испрашивается охрана товарного знака. В этой связи полагаем, что необходимость проведения подобной проверки не будет предусмотрена и в Административном регламенте, который в ближайшее время должен заменить вышеуказанные Правила. Таким образом, непосредственно в момент регистрации товарного знака данная норма работает достаточно слабо.

У налоговых органов при регистрации фирменных наименований ситуация практически аналогичная. Для проверки сходства фирменных наименований с зарегистрированными товарными знаками у них нет ни правовых оснований, ни полномочий. Это вполне объяснимо, так как в противном случае может быть поставлена под угрозу работа всей системы регистрации юридических лиц.

Таким образом, в обоих случаях ответственность за потенциальное нарушение исключительных прав третьих лиц законодательно возлагается преимущественно на заявителя. Как следствие, для минимизации рисков необходимо тщательно выверять то обозначение, которое планируется использовать как товарный знак или как фирменное наименование, чтобы не нарушить права третьих лиц.

С принятием части 4 ГК РФ в законодательстве также появилась новелла, призванная урегулировать соотношение прав на фирменное наименование и прав на товарный знак. Так, п. 6 ст. 1252 ГК РФ закрепил следующее положение: если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Данное законодательное решение представляется логичным с учетом того, что и фирменное наименование, и товарный знак выполняют общую функцию – индивидуализации, различения лиц и производимых ими товаров[22].

Таким образом, при столкновении идентичных или сходных до степени смешения товарного знака и фирменного наименования возникает вероятность введения в заблуждение потребителей, которые не могут точно определить, от какого лица исходит товар или услуга. В этой связи можно утверждать, что в конечном итоге функция товарного знака и фирменного наименования одна и та же: корректное донесение информации до потребителей.

Закон предусматривает принцип независимой охраны товарного знака и фирменного наименования для случая, когда они принадлежат одному и тому же правообладателю[23]. На наш взгляд, тот же принцип действует и тогда, когда эти обозначения принадлежат разным правообладателям. Ведь каждый из них приобретает свое средство индивидуализации независимо от другого, возможно, даже не зная о его существовании в силу вышеупомянутой практики регистрирующих органов. Разумеется, речь идет о ситуации, когда в действиях правообладателей не было выявлено признаков недобросовестной конкуренции.

Если два средства индивидуализации идентичны, а права на них были приобретены добросовестно, то они могут существовать независимо друг от друга. К примеру, финансовые услуги банка «Русский стандарт» вряд ли кто-то из потребителей сможет перепутать с водкой одноименной марки. Эти обозначения благополучно и совершенно самостоятельно существуют на российском рынке, не нанося никакого вреда друг другу.

Но такая ситуация возможна только до тех пор, пока не произойдет их столкновение в отношении однородных товаров или услуг и не возникнет вероятность смешения. В этом случае отсутствуют какие-либо критерии разрешения этой коллизии, кроме даты приоритета каждого обозначения.

Достаточно распространенной можно счесть практику, когда то или иное обозначение уже зарегистрировано и как товарный знак, и как фирменное наименование, но разными лицами. Причем такая ситуация могла возникнуть как до вступления в силу части 4 ГК РФ, так и после. А поскольку правообладатели, как правило, не могут или не желают урегулировать конфликт путем переговоров, начинается судебное разбирательство.

Однако, имея зарегистрированный товарный знак и/ или фирменное наименование, не стоит спешить запрещать всем юридическим лицам, зарегистрированным в ЕГРЮЛ с тождественными или сходными наименованиями, использовать их. Помимо тождества или сходства индивидуализирующих обозначений требуется также наличие первенства в приобретении права и факта смешения.

К примеру, ЗАО «АКФ “МББ-Аудит”», являющемуся правообладателем товарного знака «МББ», в иске против ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”», ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКЦ “МББ-Аудит”» о нарушении права на товарный знак было отказано[24]. В обоснование суд указал, что фирменные наименования ЗАО «МББ-Аудит» и ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”» были зарегистрированы ранее даты приоритета товарного знака, а в отношении ЗАО «АКЦ “МББ-Аудит”» истец не представил доказательства использования данным ответчиком своего фирменного наименования в рекламе и на вывесках и введения своих услуг в гражданский оборот, в связи с чем, как правомерно отметил суд, нельзя утверждать, что имело место смешение в отношении товарного знака. При этом суд отметил, что истец, зарегистрированный в качестве юридического лица раньше каждого из ответчиков, имел возможность обратиться в суд с иском о нарушении права на фирменное наименование. В этом случае его требования к ЗАО «АКГ “МББ-Аудит”» и ЗАО «МББ-Аудит» были бы с высокой вероятностью удовлетворены.

В этой связи стоит обратиться к уже имеющейся судебной практике разрешения споров между обладателями прав на товарные знаки и фирменные наименования.

Представляет интерес постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 октября 2008 г. по делу № А56–51664/2006. В данном деле имел место спор между обладателем права на товарный знак «Кировец» и юридическим лицом с фирменным наименованием, полностью включающим этот знак, – ООО «ТД “Кировец”». В ходе рассмотрения дела суд выявил критерии, позволившие решить спор в пользу правообладателя товарного знака.

Во-первых, это степень сходства спорных обозначений. В данном случае речь идет о высокой степени сходства – наличие в фирменном наименовании других элементов («ООО» и «ТД») не играет существенной роли.

Во-вторых, это объем охраны каждого из обозначений. Для товарного знака объемом охраны является перечень товаров и услуг, объединенных в классы, в отношении которых он зарегистрирован. Фирменное наименование индивидуализирует юридическое лицо, поэтому объем его охраны – это любая деятельность, которую фактически осуществляет его обладатель.

Наконец, следует определить, возникает ли опасность смешения деятельности двух лиц, т. е. существует ли вероятность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Как правило, если присутствует высокая степень сходства и совпадает объем использования, можно однозначно утверждать, что опасность смешения возникает.

Учитывая обозначенные выше критерии, представляется возможным сделать вывод, что в отношении столкновений фирменных наименований с товарными знаками, точно так же, как и в случае столкновения товарных знаков между собой, применяется так называемое «правило треугольника», предложенное ВАС РФ и описанное В. В. Старженецким[25]. Согласно данному правилу, суды при решении спора о праве на средства индивидуализации должны устанавливать три группы критериев: различительную способность обозначения истца; степень сходства спорных обозначений; однородность товаров и/или услуг, в отношении которых обозначения зарегистрированы и используются. Справедливо в рассматриваемом нами случае также и то, что «все указанные критерии находятся в тесной внутренней взаимосвязи, что отражается, например, в том, что слабость одного критерия может быть компенсирована силой другого»[26]. В частности, неполное совпадение круга товаров и услуг или недостаточно очевидное сходство обозначений может все равно считаться достаточным для установления факта нарушения, если различительная способность обозначения истца довольно велика.